在專利授權后的無效宣告行政程序中，專利權人有權利修改涉案專利的權利要求。而一旦專利無效宣告的行政程序結束，進入行政訴訟階段，專利權人不能再修改權利要求。因此，專利無效宣告程序可以說是專利權人修改其專利保護范圍的最后機會。本文結合最高人民法院的一則指導案例跟大家分享一個無效階段權利要求修改的新思路。

案例來源：最高人民法院知識產權法庭裁判要旨摘要(2023)

案例：北京中科奧森科技有限公司與國家知識產權局專利其他行政行為糾紛上訴案

案號：(2021)最高法知行終556、581、738號

裁判要旨：

專利確權程序中，關于某一權利要求的修改方式是否屬于“進一步限定”的審查，應僅以修改后的權利要求是否完整包含了被修改的權利要求的所有技術特征，以及修改后的權利要求相比被修改的權利要求是否增加了技術特征，且增加的技術特征是否均記載于原權利要求書中的其他權利要求為準。

專利確權程序中，權利要求的“進一步限定”式修改，一般應當以回應無效宣告理由為限；以克服無效宣告理由所指缺陷為名，行重構權利要求之實的，可不予接受。

案情簡介：

本案中，針對某公司就涉案專利CN200480036270.2提出的無效宣告請求，國家知識產權局作出第40532號無效宣告請求審查決定（下稱“被訴決定”），宣告涉案專利權全部無效；專利權人不服，向北京知識產權法院（下稱“一審法院”）提起訴訟。

本案爭議的重點在于專利權人在無效階段修改的權利要求是否符合專利法實施細則和專利審查指南的相關規定，所以我們可以先了解一下權利要求的情況。

涉案專利的權利要求共31項，包括3組權利要求。其中第一組包括權利要求1-8，主題為一種利用人臉圖像進行識別的方法；第二組包括權利要求9-14，主題為一種利用主動光源獲取人臉圖像的方法；第三組包括權利要求15-31，主題為一種實現權利要求1或9所述方法的人臉圖像識別系統。

無效階段，專利權人修改后的權利要求共12項，主要的修改包括：

（1）新獨權1=原權1+原從權2、4、6和7

（2）新獨權4，對應原權1的從權3

（3）新獨權8=原獨權15+原從權16、17、19、21至28，

（4）新獨權11=原獨權15+原從權16、17和20，

2019年6月3日，國家知識產權局認為修改后的權利要求1系將原權利要求2、4、6、7合并到原獨立權利要求1中，修改后的權利要求4系將原權利要求3合并到原獨立權利要求1中。即本次修改中對同一項權利要求（原權1）分別補入不同的技術特征，同時形成多項新的獨立權利要求（新獨權1和4）。但是原權利要求1在經過進一步限定式的修改之后，已經成為一項技術特征增多、保護范圍縮小的新權利要求1，此時原權利要求1已經不再存在，因此新獨權4的修改不再被接受。新獨權11存在上述同樣的缺陷，因此同樣不被接受。

某森公司不服，于2019年9月向一審法院提起訴訟，一審法院認為若允許新獨權1和4同時存在，相當于一項獨立權利要求同時變為多項獨立權利要求，則擴大了原權利要求的保護范圍，不符合專利法實施細則和專利審查指南的相關規定。對新獨權4和11仍然不接受。

某森公司不服一審判決，向最高院提起上訴，最高院認為：

1、 關于權利要求4的認定

本案中，新獨權4與原權3的實質內容和保護范圍完全一致，二者的區別僅在于新獨權4對原權1對應內容采用了全文表述，而原權3則是采用編號指代的方式表達，故新獨權4即為原權3，而非由原權利要求1、3合并而來。

綜上所述，新獨權4為本專利原有權利要求，并非經過修改而形成的新的權利要求，其是當然的審查基礎，不存在因所謂修改而不能被接受的問題，應予以接受。

2、 關于權利要求11的認定

對于新獨權11，最高人民法院認為新獨權8通過合并式修改（合并原獨權15+原從權16、17、19、21至28已經回應無效宣告理由，所以權利要求11的合并式修改（原獨權15+原從權16、17和20）已經不是為了回應無效宣告理由而做出的，其實際上是以克服無效宣告理由所指缺陷為名，行重構權利要求之實，不符合回應無效宣告理由為限的審查理念，不應支持。

修改啟示：

在無效案件的權利要求修改中，同一獨立權利要求中分別加入來自另一項權利要求中的不同技術特征或不同的從屬權利要求的附加特征，形成多個并列的新獨立權利要求的修改方式不必然就不符合無效階段的修改要求，需要逐一判斷：

1. 若多個并列的新獨權中，有涉案專利原有權利要求，這些原有的權利要求是當然的審查基礎，不存在不能被接受的問題，不應被排斥在審查基礎之外，本案的權利要求4屬于這種情況，故應該被接受。

2. 多個并列的新獨權中，是否存在為回應無效宣告理由而進行的修改，在同一行政審查程序中，針對一項權利要求的無效宣告理由已通過對該權利要求的修改給予了回應，且修改后的權利要求已被接受時，對該原權利要求的另行修改及相應獲得的更多新權利要求，因一般已不再具有回應對象，故可不予接受。本案的新獨權11屬于這種情況，在新獨權8已經回應了原權利要求15不具有創造性問題的情況下，再次對原權利要求15另行修改及相應獲得的更多新權利要求（新獨權11），不予接受。

綜上，無效階段的修改，除了回應無效宣告理由外，還可以將原權利要求列為新的獨權，也是被接受的。即新的獨權1通過進一步限定式修改，保護范圍相對原獨權1變小，在這種情況下，若某個原從權有獨立存在的價值，則無需機械地引用新的獨權1，而是修改為新的獨權，也是可以接受的。

拓展案例: CN200580032731專利的第33284號無效決定，該案無效過程中，申請人將原本一組20項權利要求的測量儀修改為了68項，4組的測量儀，新增出來三組權利要求，其中：

第一組權利要求，獨權1為原權1+2+12；從權2-17分別對應原權項的剩余從權；

第二組權利要求，獨權18為原權1+2+16，從權為19-34分別對應原權項的剩余從權；

第三組權利要求，獨權35為原權1+2+19，從權為36-51分別對應原權項的剩余從權；

第四組權利要求，獨權52為原權1+2+16，從權為53-68分別對應原權項的剩余從權；

很顯然，這并列的4組權利要求，只有一組可以看成是為了回應無效理由而做出的，根據最高院的判決要旨，權利要求的“進一步限定”式修改，一般應當以回應無效宣告理由為限；以克服無效宣告理由所指缺陷為名，行重構權利要求之實的，可不予接受。上述四組權要應該只有一組可以被接受。

但是值得注意的是，上訴擴展案例在無效階段的修改，在無效審理過程中被合議組接受了。相同的行政審查機關在對待相同的問題時，審查標準統一還是非常有必要的。