導語：

《商標法》第四十四條第一款“以其他不正當手段取得注冊”的規定在打擊惡意注冊行為中發揮著重要作用，但由于該條款具有較強的“無效輻射”效應[1]（即若商標注冊人的某一商標被認定構成《商標法》第四十四條第一款“以其他不正當手段取得注冊”的情形而被無效宣告，會為其名下其他商標的無效宣告提供具有事實約束力的依據），故需謹慎適用該條款。

《北京市高級人民法院商標授權確權行政案件審理指南》17.4即規定了【“其他不正當手段”具體情形的例外】，即“若訴爭商標申請注冊時間較早，且在案證據能夠證明訴爭商標申請人對該商標具有真實使用意圖并實際投入商業使用的，可以根據具體情況，認定訴爭商標不構成‘以其他不正當手段取得注冊’的情形”?？梢?，在“其他不正當手段”的例外情形中，考量了注冊商標的使用情況，即《商標法》第四十四條第一款“以其他不正當手段取得注冊”的適用例外需在打擊惡意與發揮注冊商標使用價值之間權衡。

相關在先判決

（2021）最高法行再252號“奔富酒園”無效宣告案

基本案情：

東方明日(晉江)進出口有限公司（以下稱：東方明日公司）于2012年7月3日在第33類“葡萄酒；白蘭地；雞尾酒；米酒；汽酒；食用酒精；利口酒；燒酒；開胃酒；蒸餡飲料”商品上申請第11157214號“奔富酒園”商標，2015年12月14日獲準注冊。

2016年，南社布蘭茲有限公司（以下稱：南社布蘭茲公司）對該商標發起無效宣告程序，在分別經歷了無效宣告階段、一審訴訟階段的予以無效宣告及二審階段的維持注冊后，該案進入再審程序。

再審爭議焦點：訴爭商標的注冊是否構成商標法第四十四條第一款規定的“以其他不正當手段取得注冊”情形。

前情提要：①東方明日公司及其關聯主體批量申請注冊包括奔富、賓利、木桶夫人、林書豪等商標300余件；②東方明日公司對爭議商標進行了實際使用，其在一審階段提交了其在2015年-2017年間的商品銷售、廣告宣傳合同、“奔富酒園"新聞報道、宣傳照片、參加慈善活動等203份證據，證明訴爭商標經其大量使用已形成穩定的消費群體。

裁判結果：

東方明日公司注冊訴爭商標構成《商標法》第四十四條第一款規定的以其他不正當手段取得注冊、應予宣告無效的情形。

裁判要旨：

(2020)京行終3067號“HUDABEAUTY”商標無效宣告案

基本案情：

義烏市聚禧化妝品有限公司（后與另一公司合并為欣妃公司）于2016年4月7日在第3類“肥皂；去漬劑；研磨劑；香精油；化妝品；香水；牙膏；香；動物用化妝品；空氣芳香劑”商品上申請第19558623號“HUDABEAUTY”商標，2017年5月21日獲準注冊。2018年，秀黛美妝有限公司（以下稱：秀黛公司）對該商標發起無效宣告程序。

二審爭議焦點之一：訴爭商標的注冊是否構成商標法第四十四條第一款規定的‘以其他不正當手段取得注冊’情形。

前情提要：欣妃公司在二審階段提供了訴爭商標的大量使用證據，包括其在2015年-2019年之間的大量采購證據和銷售證據。秀黛公司僅提供了部分化妝品生產許可證、HUDABEAUTY產品在天貓國際的銷售情況等證據。

裁判結果：

訴爭商標未構成《商標法》第四十四條第一款規定的以其他不正當手段取得注冊的情形。

裁判要旨：

上述兩案均系對《商標法》第四十四條第一款規定的“以其他不正當手段取得注冊”情形的認定，雖判決結果不同，但可以看出案件審理中考量了在先商標的使用情況及知名度情況、訴爭商標的使用情況及使用規模；訴爭商標與他人具有一定知名度的商標的近似程度；訴爭商標實際使用中是否存在攀附他人在先知名商標的惡意等因素。

筆者認為：

在《商標法》第四十四條第一款“以其他不正當手段取得注冊”的適用例外中，需結合個案情況，針對具體的訴爭商標進行分析，而非僅以整體的商標申請數量對訴爭商標注冊人名下全部商標進行一概而論。而對具體的訴爭商標進行分析時，可考量訴爭商標與他人在先商標的近似程度、他人在先商標在訴爭商標申請日前的使用情況及知名度情況、訴爭商標的使用情況及使用規模、訴爭商標實際使用中是否存在刻意攀附他人在先知名商標的情況等，如此個案化處理，才可更好地對已注冊商標在打擊惡意和發揮商標使用價值間進行利益權衡。

另外，國家知識產權局在今年印發的《系統治理商標惡意注冊促進高質量發展工作方案（2023—2025年）》中也強調，既要嚴厲打擊和遏制商標惡意搶注、囤積行為，又要對具有真實使用意圖、并已投入實際商業使用的注冊商標，以及注冊使用時間較長、已形成穩定市場格局的注冊商標更為審慎地作出無效宣告的決定。由此可知，國家知識產權局對已注冊商標也在打擊惡意和發揮商標使用價值間尋求利益平衡。

[1] 張璇,《商標法》第四十四條第一款“以其他不正當手段取得注冊”的適用與例外,中華商標雜志,2023年第5期