前言

在專利確權程序中，對申請文件進行修改是專利法賦予申請人的一項重要的權利，這也是各國普遍確立的一種救濟制度。通過對申請文件進行修改，彌補申請文件的不足，使其滿足專利法的相關規定，從而尋求盡可能大并穩定的保護范圍。但是，為防止申請人通過修改獲得不當利益，專利法第33條規定了“申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍，對外觀設計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍”。在具體的司法實踐中，判斷是否修改超范的標準例如有“直接推導標準”、“發明點區分標準”、“隱含公開標準”等，本文將通過具體的司法案例來探討“修改超范”的問題。

一、“墨盒案”之主動修改

案情介紹：無效請求人針對名稱為“墨盒”的00131800.4號發明專利提出無效宣告請求，并認為權利要求中的“存儲裝置”由實質審查階段修改而來，但是原始申請文件中并沒有“存儲裝置”的文字記載,而僅有“半導體存儲裝置”的文字記載。專利權人愛普生則認為在審查意見中已經明確了這兩個術語的含義,即將“存儲裝置”解釋為“半導體存儲裝置”。

無效決定及一審法院認定：“存儲裝置”是“半導體存儲裝置”的上位概念，本專利針對的是半導體存儲裝置,不涉及其他類型的存儲裝置,也不能直接且毫無疑義地得出墨盒裝有其他類型的存儲裝置，基于此認定修改超范。

二審法院認定：“存儲裝置”雖然有其普遍的含義,涉案專利是在“半導體存儲裝置”意義上使用“存儲裝置”的，并未形成新的技術方案，因此“存儲裝置”修改未超范。

再審法院認定：“存儲裝置”、“半導體存儲裝置”在本領域中均有明確的定義，原始申請文本中未對“存儲裝置”給出不同于通常理解的特殊限定,不足以將“存儲裝置”理解為“半導體存儲裝置”。

原始申請文件記載的范圍應該包括如下內容:一是原申請文件以文字或者圖形等明確表達的內容；二是所屬領域普通技術人員可以直接、明確推導出的內容。只要所推導出的內容對于所屬領域普通技術人員是顯而易見的,就可認定該內容屬于原說明書和權利要求書記載的范圍。具體到本案中，由于該打印設備存在接觸不好、數據丟失等技術問題,本專利申請提出在墨盒側壁安裝電路板,電路板外面設置觸點,觸點可以連接到外部控制裝置,從而實現外部控制裝置通過觸點訪問半導體存儲裝置的技術效果。對所屬領域普通技術人員而言,通過綜合該原始專利申請公開說明書、權利要求書和附圖,很容易聯想到可以用其他存儲裝置替換半導體存儲裝置,并推導出該技術方案同樣可以應用于使用非半導體存儲裝置的墨盒。基于此，“存儲裝置”修改未超范。

二、“法蘭案”之復審階段修改

案情介紹：在復審階段，專利申請人針對名稱為“一種高壓自緊式法蘭”、申請號為201611044305.8的發明專利，在權利要求1中增加了從未記載在權利要求和說明書中的技術特征“β＜α”。對此，國知局認為，該修改超出了原專利申請文件記載的范圍，不符合專利法第33條的規定，故作出維持駁回涉案申請的決定。申請人不服，向北知法院提起行政訴訟，北知認為，上述修改符合專利法第33條的規定，一審判決撤銷被訴決定，國知局提起上訴。

最高人民法院二審認定：結合本申請所要解決的技術問題以及說明書記載的有益效果，只有在β小于α的情況下，才能使套節與密封環產生適當線接觸力，形成密封，并實現壓力越高，自緊密封性能越好的技術效果。

基于此，雖然“β＜α”沒有記載在原專利申請文件中，但本領域技術人員閱讀原專利申請文件后，可以直接、毫無疑義地推導出，只有在“β＜α”的情況下，才能實現涉案申請的專利說明書所記載的技術效果，進而實現有關發明目的，故“β＜α”已被原專利申請文件隱含公開。

案例評析：

1、修改超范的立法目的

專利法第33條的初衷在于平衡申請人與社會公眾的利益。對于申請人，出于保護創新的目的，鑒于申請人的表達和認知能力的局限性，給予申請人修改專利申請文件的機會。對于社會公眾，避讓申請人將未記載在原始申請文件中的內容添加進來，損害社會公眾對原始申請文件的信賴。

在具體的實踐中，爭議的焦點通常在于什么是“原說明書和權利要求書記載的范圍”。“墨盒案”給出了相應的指導，即審查申請文件的修改是否超出原說明書和權利要求書記載的范圍，應當考慮所屬技術領域的技術特點和慣常表達、所屬領域普通技術人員的知識水平和認知能力、技術方案本身在技術上的內在必然要求等因素，以正確確定原說明書和權利要求書記載的范圍。

2、修改時機對超范的影響

專利申請文件修改的情形,根據修改時機可以區分為主動修改和被動修改。專利法第33條為主動修改、被動修改的基本原則，在該原則下，主動修改和被動修改又受到其它相應的規則限制。就“墨盒案”而言,專利申請人將原始申請文件中的“半導體存儲裝置”修改為“存儲裝置”,最終被認定為是提出分案時的主動修改，并非是在實質審查過程中根據審查員的要求所進行的修改。因此，在本領域普通技術人員可以直接、明確推導出的前提下，專利申請人可以將“半導體存儲裝置”擴大為“存儲裝置”。但是如果在答復OA階段，將“半導體存儲裝置”修改為“存儲裝置”，即使符合專利法第33條的規定，也不應該被接受，因此這種修改方式擴大了原權利要求的保護范圍。

3、（2013）行提字第21號給出的救濟建議

在（2013）行提字第21號一案中，申請人將“圓的螺栓孔”修改為“圓形孔”。本案在最高院的審理過程中，最終認定“圓的螺栓孔”其實包含了兩個技術特征：“圓孔”、“供螺栓穿過”。申請人將“圓的螺栓孔”概括修改為“圓形孔”，其實是刪除了“供螺栓穿過”的技術特征，上述修改并不屬于從原申請文本中能夠確定的內容，從而最終被認定為修改超范。

最高院同時認定本案修改超范的技術特征并非是相對于現有技術做出貢獻的特征，即“非發明點”。如果僅僅因為 “非發明點”的修改超范而無視整個發明創造對現有技術的貢獻，專利申請人獲得的利益與其對社會做出的貢獻明顯不相適應，不僅有違實質公平，也有悖于專利法第三十三條的立法本意。在現行法律框架和制度體系下，在維護專利法第三十三條標準的前提下，相關部門應當積極尋求相應的解決和救濟渠道，譬如，可以考慮通過在專利授權確權行政審查過程中設置相應的回復程序，允許專利申請人和專利權人放棄不符合專利法第三十三條的修改內容，將專利申請和授權文本再修改回到申請日提交的原始文本狀態等程序性途徑予以解決，以推動科技進步和創新。

總之，目前，國知局授權階段的審查員、無效審理部、法院對“修改超范”的審查標準目前還不統一且固定，同一審判機關對同一審查標準的把握也可能不一致，但是總體尺度比較嚴格，申請人在修改申請文件的時候要絕對慎重。如果在答復審查意見的過程中通過修改并最終授權，卻在無效程序中被認定為修改超范，那么申請人則會可能會因為修改超范喪失該專利權，沒有更改回來的權利。